案情

原告某制衣公司于1993年8月注册了商标A，2003年予以续展注册，核定使用的商品为服装。2008年12月、2011年12月，A商标两次被认定为广东省著名商标，在业界具有广泛的知名度和较高的美誉度。被告A公司是一家经营服装生产和销售的公司，成立于2010年6月，主要在阿里巴巴和淘宝网上销售，并在其商品上注册了B商标。2012年8月，原告发现被告A公司在未得到原告合法授权的前提下擅自将A登记为企业字号，并将A作为阿里巴巴网站上的店铺名称使用并进行宣传，在商品宣传图片角落或不明显处均印有A水印字样。原告诉至法院，要求被告立即全面停止A商标侵权和不正当竞争行为，停止在企业名称、网络、商品及所有相关服务上使用A商标，赔偿经济损失10万元。

分歧

本案的争议焦点是：被告的企业字号使用行为是否构成侵犯他人注册商标专用权或不正当竞争?

第一种观点认为，既构成侵犯他人注册商标专用权行为，也构成不正当竞争行为。根据公平竞争和保护在先的原则，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，具有攀附注册商标商誉的主观恶意，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，同时也构成不正当竞争。

第二种观点认为，既不构成侵犯他人注册商标专用权行为，也不构成不正当竞争行为。被告没有将A从企业名称中脱离出来突出醒目地进行使用,不具有独立或者相对独立的标识意义，不是一种具有商标意义的使用行为，不能将其纳入商标侵权范围。被告拥有自己的商标品牌，不知道他人注册商标的存在，没有为攀附该注册商标的商誉而将与其相同或近似的文字用作企业名称中的字号的意图，因此也不构成不正当竞争。

第三种观点认为，不构成侵犯他人注册商标专用权行为，但构成不正当竞争行为。被告没有将A从企业名称中脱离出来突出醒目地进行使用，不具备标识商品来源的作用，且在网页中又标注了自有品牌，因此不构成对原告A注册商标专用权的侵权。但是，作为同行业竞争者，被告应当知道涉案商标，也应当知道会造成混淆，因此构成对原告的不正当竞争。

评析

笔者同意第三种观点，理由如下：

1、商标侵权行为与不正当竞争行为的认定

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中关于企业名称与注册商标规定：“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”

认定商标侵权行为的情形。商标的功能是识别商品和服务，注册商标专用权的特点是权利范围具有确定性，权利范围不宜太宽，目的在于制止其他相同或者近似标识与注册商标产生市场混淆的行为。只有企业字号已具有独立或者相对独立的标识意义，才是一种具有商标意义的使用行为，这是其纳入商标侵权范围的根本原因。

认定不正当竞争行为的情形。由于企业名称权具有自身的权利屏障，商标专用权不能当然地将其权利范围延伸到企业名称权的边界之内。综合考虑主观上的状态、客观上的市场混淆可能性以及其他相关因素，由不正当竞争行为予以制止的方式更适合此类权利冲突的公平处理，也更能够做到恰如其分和留有余地。

2、被告未将他人注册商标作为企业字号在相同或类似商品上突出使用

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。此类侵权行为的构成需要具备四个要素：具有使用他人注册商标的主观意图;字号的文字与注册商标相同或者近似;在相同或者类似商品上突出使用;足以产生市场混淆。

字号的“突出使用”，是相对于正常使用而言的，乃是在企业名称的使用中将字号突出出来，使其具有相对独立的标识意义。突出使用，是指将与商标权人注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，在字体、大小、颜色等方面突出醒目地进行使用，使人在视觉上产生深刻印象的行为。突出使用的字号所具有的商标意义，构成了认定侵犯注册商标专用权的基础。本案中，被告没有将A从企业名称中脱离出来突出醒目地进行使用，不具备标识商品来源的作用，故不构成侵犯A注册商标专用权的行为。

3、被告使用字号的行为具有攀附注册商标商誉的主观恶意

反不正当竞争法第二条第一款规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”构成此类不正当竞争行为应当考量以下因素：主观恶意、企业名称中的字号与在先的注册商标相同或近似、在先注册商标和企业名称的市场知名度、是否足以产生市场混淆等。

主观恶意是指知道他人注册商标的存在，为攀附该注册商标的商誉而将与其相同或近似的文字用作企业名称中的字号。商标等商业标记是影响并吸引消费者的主要识别因素，当该商标有一定的知名度后，其对于消费者选择和识别商品来源的作用会更加明显。如果商标是臆造的独创性文字，具有较强的显著性，留在消费者心目中的印象会更深刻。本案中，A商标具有较强的臆造性，先于被告公司注册，并已注册使用了七年，具有一定的知名度，为相关公众所知悉。被告作为同行业竞争者，应当知道该商标，也应当知道使用该企业名称可能引起相关公众误认为该商标与被告存在某种特定联系，且其对为何将A作为企业字号未能作出合理的解释。因此可以推断被告具有“搭便车”的主观恶意。

客观上足以造成市场混淆，是指从后果看是否使普通消费者对市场主体及其服务的来源产生混淆或者混淆的可能。本案中，虽然原告主要在实体市场销售商品，而被告则在虚拟网络市场销售，对普通消费者而言两者是一个统一的销售市场。原、被告双方作为同行业竞争者，客观上会引起消费者对商标注册人与企业名称所有人产生误认或者误解，认为双方存在某种特定联系或关联关系，进而对两者提供的商品产生混淆。

综上，法院判决：被告A公司停止在其企业名称中使用A文字，赔偿原告经济损失3万元。

(作者单位：浙江省义乌市人民法院)